产品改了两个零件还是被判侵权,等同原则怎么破?

先给结论:改了结构不等于不侵权。专利法(2020年修正,主席令第五十五号)第六十四条第一款写明,发明或实用新型的保护范围以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求。法官比的是产品与权利要求文字里的每一项技术特征,不是对方产品的外形。

一、改了两个零件,为什么还说落入保护范围?

保护范围画了两个圈。法释〔2020〕19号(2020年12月29日)第十三条:一圈是权利要求记载的全部技术特征,另一圈是与之相等同的特征。等同看三点:手段、功能、效果都基本相同,且同行在当时不经创造性劳动就能想到。卡扣换螺纹、螺丝挪位置,功能与效果没变,还在第二圈。

二、法官怎么读权利要求,说明书是帮我还是害我?

说明书既是字典,也是边界。解释(二)第五条:独立权利要求的前序、特征部分,从属权利要求的引用、限定部分,记载的技术特征都有限定作用。两条反向规则更要留意:解释(一)第五条讲捐献,只在说明书里写了、权利要求没写的方案,不能事后拉进保护范围;解释(一)第六条讲禁止反悔,你在授权或无效程序里为拿证放弃的方案,不能回头再主张。

三、现有技术抗辩和先用权,哪条更管用?

专利法第六十七条:被控侵权人有证据证明自己实施的技术属于现有技术,不构成侵权;解释(一)第十四条落到“相同或无实质性差异”;解释(二)第二十二条按申请日时施行的专利法界定。先用权在专利法第七十五条第二项,解释(一)第十五条要你拿出申请日前的主要技术图纸或工艺文件、主要设备或原材料;原有范围是申请日前已有规模;转让后再主张沿用不支持。

四、收到律师函,15日、1个月这两个期限是什么?

15日来自行政处理:专利法第六十五条,管理部门认定侵权可责令停止,不服的自收到通知之日起15日内起诉;期满不起诉又不停止,部门可申请强制执行。1个月在无效程序里:实施细则第七十一条,自提出无效宣告请求之日起1个月内可增加理由或补充证据,逾期可不予考虑。诉讼时效另算:第七十四条是3年即36个月,自知道或应当知道侵权人之日起。

五、打无效能拖住诉讼吗,还能改权利要求吗?

能争时间,但要按程序。专利法第四十五条:授权公告后任何人可请求宣告无效。实施细则第六十九条把无效理由列成清单,请求书须逐项对应证据。无效中可以修权利要求:实施细则第七十三条允许改权利要求书,不得扩大原范围;说明书、附图不能改。专利法第四十七条:被宣告无效视为自始不存在,但无效前已执行并已履行的判决与合同不追溯。

六、赔偿按哪个数算,故意侵权真能翻倍吗?

四个台阶,专利法第七十一条:先按实际损失或侵权获利,难定参照许可费倍数;故意侵权且情节严重的,可按上述方法所定数额的1倍以上5倍以下确定;三项都难定,法院按专利类型与情节判3万元以上500万元以下;还包括合理开支;账簿在侵权人手里,可参考权利人主张判定。假冒专利另算,第六十八条:违法所得5倍以下罚款,无违法所得或违法所得在5万元以下的,处25万元以下罚款。

七、明后天先把这三份材料做出来

  • 今天:做成特征表,与权利要求逐条对照,标相同、等同、缺失三列;
  • 48 小时内:调申请日前的图纸、工艺文件、采购合同,现有技术与先用权都靠它;
  • 一周内:调对方审查档案与无效记录,捐献、禁止反悔的争点都在里面;
  • 谈赔偿前:先做稳定性评估,再定是否提无效。

条号清单:专利法第二条、第九条、第十条、第十一条、第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十三条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第七十一条、第七十四条、第七十五条;专利法实施细则第十一条、第二十三条、第四十七条、第四十九条、第五十七条、第六十六条、第六十九条、第七十一条、第七十三条、第八十五条;法释〔2020〕19号第五条、第七条、第十条、第十三条、第二十二条;法释〔2009〕21号第五条、第六条、第十四条、第十五条;国知局令第八十一号第三十八条。期限速记:新颖性宽限6个月,实审主动修改3个月,实用新型与外观主动修改2个月,无效补充理由1个月,不服行政处理15日内起诉。

圣运律师点评

这类案子输的位置,八成不在“我改没改”,在“权利要求怎么解释”。企业拿产品比产品,越比越觉得不一样;法院拿产品比权利要求文字,一项项对,缺一项才不落入。当年为了授权说过的软话,就是今天致命的一击。

72 小时内做三件事:特征对照表、固定申请日前的图纸票据、调对方审查档案。三样到手,谈和解才有底价。

—— 圣运律师 北京圣运律师事务所

六个最常被问到的问题

外观设计看整体视觉效果是否改变;发明与实用新型仍按第六十四条逐项比对。
能。专利法第六十六条:涉实用新型或外观设计的纠纷,权利人和被控侵权人都可主动出具评价报告。
实施细则第七十一条:自提出请求之日起1个月内可增加理由或补充证据,逾期可不予考虑。
专利法第七十四条:自知道或应当知道侵权及侵权人之日起3年即36个月。
主张先用权。解释(一)第十五条要你拿出申请日前的主要技术图纸或工艺文件,且只能在原有范围继续。
专利法第五十条:要书面声明并明确许可费标准,经公告才算;实用新型、外观设计还要评价报告。

被诉侵权,先做特征对照表再谈和解

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